Key Points

  • 미국 연방법원은 유효한 쥴(Juul) 서브라이선스가 향후 특허 침해를 배제하고, 알트리아(Altria)에 대한 레이놀즈(Reynolds)의 지속적인 뷰즈 알토(Vuse Alto) 로열티 지급 의무를 종료시킬 수 있다고 판결했다.
  • 2022년 배심원단은 뷰즈 알토가 3건의 특허를 침해했다고 판단한 후 알트리아에 약 9,520만 달러의 손해배상금을 평결했다.
  • 레이놀즈는 해당 뷰즈 알토 제품 순매출액의 5.25%에 해당하는 지속적 로열티를 지급해야 했다.
  • 알트리아는 이번 새 판결로 잠재적으로 “수억 달러” 규모의 로열티와 관련된 레이놀즈의 의무가 면제되었다고 밝혔다.

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2026년 8월 31일 Law360에 따르면, 미국 노스캐롤라이나 중부 연방지방법원은 R.J. Reynolds Vapor Co.와 Juul Labs Inc. 간의 특허 서브라이선스로 인해 레이놀즈가 Vuse Alto 제품과 관련해 Altria Client Services LLC에 지속적으로 로열티를 지급해야 하는 의무에서 벗어났다고 판결했다. 8월 14일 내려진 판결은 당초 비공개 상태였으나, 양측이 제안한 수정본(일부 삭제본)을 제출한 후 공개되었다.

이번 결정은 오랜 기간 지속되어 온 전자담배 특허 분쟁의 최신 전개이다. 2022년 9월, 연방 배심원단은 레이놀즈의 Vuse Alto가 알트리아의 팟(pod) 관련 특허 3건을 침해했다고 판단하고 알트리아에 과거 손해배상금으로 약 9,520만 달러를 지급하라고 평결했다.

법원은 이후 Vuse Alto 순매출액의 5.25%에 해당하는 지속적 로열티를 부과했다.

2022년 특허 평결로 5.25% 지속적 로열티 발생

2022년 배심원단은 2022년 6월 30일까지 발생한 침해에 대해 알트리아에 95,233,292달러를 지급하라고 평결했다.

이후 양측은 레이놀즈가 2022년 7월 1일부터 판결 확정 시까지 Vuse Alto 팟 및 파워 유닛의 순매출액에 대해 5.25%의 경상 로열티를 지급하기로 합의했다.

2023년 1월, 법원은 레이놀즈에게 마지막 관련 특허가 만료될 때까지 대상 Vuse Alto 제품 순매출액의 5.25%를 로열티로 계속 지급하라고 명령했다.

이러한 조치는 대상 Vuse Alto 매출이 증가함에 따라 레이놀즈의 로열티 지급액도 계속 늘어날 수밖에 없음을 의미했다.

향후 로열티 종결의 핵심이 된 쥴 서브라이선스

이후 R.J. Reynolds는 Juul과 지식재산권 서브라이선스 계약을 체결했다.

레이놀즈는 해당 계약을 통해 관련 특허권 사용을 허가받았으므로 향후의 특허 침해와 그에 따른 지속적 로열티 지급 의무가 소멸되었다고 주장했다.

윌리엄 L. 오스틴 주니어(William L. Osteen Jr.) 미국 연방지방법원 판사는 8월 14일 판결문에서 이러한 주장에 동의했다.

법원은 유효한 라이선스 또는 서브라이선스가 향후 특허 침해를 방지할 수 있다고 판단했다. 라이선시 또는 서브라이선시가 특허를 실시하면서 계약을 준수하는 경우, 해당 실시는 실질적으로 특허권자에 의해 승인된 사용이 된다.

이에 따라 레이놀즈가 쥴을 통해 유효한 서브라이선스를 취득한 이상, 관련 특허권을 계속 사용하더라도 더 이상 지속적 침해 로열티를 부과할 수 없게 되었다.

법원, 서브라이선스 전체가 무효라는 알트리아의 주장 기각

알트리아는 법원이 앞서 레이놀즈와 쥴 간 서브라이선스의 일부를 무효로 판단한 바 있으므로 계약 전체가 무효로 간주되어야 한다고 주장했다.

법원은 이 주장을 기각했다.

오스틴 판사는 계약서상의 가분성(일부 무효 분리) 조항을 지적하며, 쥴과 레이놀즈는 계약의 나머지 부분을 무효화하지 않고 무효이거나 집행 불가능한 조항만 제외하려는 의도를 갖고 있었다고 결론지었다.

따라서 법원은 서브라이선스 한 부분에 문제가 있다고 해서 계약 전체가 효력을 상실하는 것은 아니라고 판단했다.

알트리아, 수억 달러 규모 로열티가 걸려 있다고 밝혀

이번 판결의 재정적 영향은 상당할 수 있다.

판결 내용 중 어느 정도를 대중에 공개할 것인지를 다룬 8월 28일 공동 제출 서류에서, 알트리아는 전체 공개를 주장하며 법원이 왜 레이놀즈에게 “수억 달러”에 달하는 로열티 지급 의무를 면제했는지 대중이 이해할 권리가 있다고 밝혔다.

레이놀즈는 라이선스 계약과 관련된 이전 제출 서류들도 비공개 처리되었으므로 일부 삭제본 공개가 적절하다고 반박했다.

양측 대리인은 Law360의 논평 요청에 즉각 응하지 않았다.

복잡한 지식재산권 역사로 얽힌 알트리아, 쥴, 레이놀즈

알트리아는 과거 쥴 지분의 약 35%에 달하는 소수 경제적 지분을 보유하고 있었다.

2023년 3월, 알트리아는 쥴의 특정 가열식 담배(궐련형 전자담배, heated tobacco) 지식재산권에 대한 비독점적이고 취소 불가능한 글로벌 라이선스를 대가로 쥴 지분 전체를 교환하며 회사에 대한 지분 투자를 정리했다.

그러나 이번 분쟁은 별개의 지식재산권 층위와 관련되어 있다.

Law360에 따르면, 쥴은 알트리아와의 이전 계약을 통해 특정 알트리아 특허를 서브라이선스할 권한을 부여받았다는 입장을 유지하고 있다. 레이놀즈는 쥴로부터 취득한 후속 서브라이선스를 근거로 향후 Vuse Alto 판매가 침해가 아닌 적법하게 승인된 행위라고 주장했다.

이번 사건은 기업 간 소유 관계가 종료된 후에도 과거의 투자 계약, 특허 라이선스 및 서브라이선스가 상업적 법적 책임에 지속적으로 영향을 미칠 수 있음을 보여준다.

판결, 향후 로열티 문제 종결… 이전 침해 평결은 유지

새 판결이 Vuse Alto가 알트리아 특허를 침해했다는 2022년 배심원 평결을 뒤집는 것은 아니며, 과거 침해에 대한 약 9,520만 달러의 배상금 평결을 취소하는 것도 아니다.

대신 법원은 보다 좁은 상업적·법적 쟁점을 다루었다.

쥴로부터 취득한 이후의 유효한 서브라이선스가 향후 특허 침해 및 이에 수반되는 지속적 로열티 의무를 소멸시킬 수 있는지 여부였다.

법원은 소멸시킬 수 있다고 결론지었다.

레이놀즈 입장에서는 이번 판결로 향후 대상 Vuse Alto 판매에 부과되던 5.25%의 로열티 부담을 잠재적으로 덜게 되었다. 알트리아로서는 관련 특허 존속 기간 동안 지속될 것으로 예상되었던 로열티 수익원이 중단될 수 있다.

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